Concorrenza sleale e Convalidazione del marchio

19 Febbraio 2025
|In Concorrenza sleale
|By Studio Legale Adamo

Concorrenza sleale e Convalidazione del marchio – L’inerzia della parte

Concorrenza sleale e Convalidazione del marchio –  Convalidazione del marchio e contraffazione – Uso del marchio da parte del non titolare – Impedire la convalidazione del marchio: tolleranza e contraffazione

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Concorrenza sleale e Convalidazione del marchio – La Sentenza del Tribunale di Roma

La recente sentenza n. 16250/2024 del Tribunale di Roma ha affrontato il rapporto tra concorrenza sleale e convalidazione del marchio, analizzando gli effetti della tolleranza dell’uso del marchio da parte del non titolare, quando il titolare di un marchio avrebbe tollerato l’impiego da parte di un concorrente di un segno ritenuto potenzialmente confondibile o comunque lesivo dei propri diritti. La pronuncia fornisce indicazioni preziose sul funzionamento dell’istituto della convalidazione e del rischio di confusione, oltre ad approfondire le sfaccettature della concorrenza sleale connesse all’utilizzo di termini generici all’interno di marchi registrati.

In questo articolo, esploreremo i punti salienti della sentenza e le sue conseguenze pratiche, ponendo l’accento sul principio di tolleranza e sulla centralità della convalidazione del marchio: elementi che possono giocare un ruolo decisivo in sede giudiziale quando un marchio viene utilizzato da un soggetto terzo per un tempo prolungato, senza che il titolare vi si opponga.

Concorrenza sleale e convalidazione del Marchio: tolleranza e contraffazione

Il marchio è un segno distintivo che consente al pubblico di riconoscere l’origine imprenditoriale di un determinato prodotto o servizio: un logo, una parola, un insieme di colori o qualsiasi combinazione di tali elementi (purché dotati di carattere distintivo) possono fungere da marchio. In virtù della registrazione e della protezione riconosciuta dalla legge, l’impresa titolare acquisisce il diritto esclusivo al suo sfruttamento economico, impedendo ad altri soggetti di trarre vantaggi ingiusti dall’uso dello stesso segno (o di un segno simile).

Tuttavia, per quanto la protezione del marchio appaia forte, la legge prevede delle eccezioni e delle limitazioni:

  1. Carattere distintivo: un marchio deve essere distinguibile dai segni comuni o descrittivi, pena la sua nullità.
  2. Convalidazione del marchio: il titolare del marchio, qualora tolleri l’utilizzo da parte di un terzo per un periodo di almeno cinque anni, rischia di perdere il diritto di opporsi a detto utilizzo.
  3. Uso effettivo: il marchio deve essere utilizzato effettivamente per non incorrere in decadenza.

È in questo quadro normativo che si inserisce il tema della tolleranza prolungata del marchio da parte del titolare e gli effetti giuridici che ne conseguono in termini di convalidazione del marchio (art. 28 CPI) e di esclusione di azioni di nullità o contraffazione.

Convalidazione del marchio e contraffazione – La vicenda

La controversia affrontata dalla sentenza n. 16250/2024 del Tribunale di Roma riguarda due imprese di primaria importanza. Da un lato, una società internazionale operante nel settore dei trasporti, titolare di una serie di marchi registrati in ambito europeo che contengono un termine generico “XXXX”. Dall’altro, una società di gestione dei servizi aeroportuali che aveva registrato e utilizzato il marchio “XXXX Parking” per identificare i servizi di parcheggio presso un importante scalo italiano.

Secondo la società titolare dei marchi con la parola “XXXX”, l’adozione di “XXXX Parking” da parte della controparte costituiva:

  1. Violazione dei propri diritti di privativa industriale, per ragioni di confondibilità e di sfruttamento indebito della notorietà acquisita.
  2. Concorrenza sleale, in quanto l’uso di un segno simile avrebbe causato sviamento di clientela e appropriazione indebita di pregi legati alla fama dei marchi “XXXX”.

Le domande formulate dall’attrice includevano:

  • La dichiarazione di nullità del marchio “XXXX Parking”.
  • L’inibizione dell’uso del marchio contestato e la rimozione di ogni riferimento commerciale.
  • La condanna al risarcimento del danno.
  • L’accertamento di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c.
  • La pubblicazione della futura sentenza su un quotidiano di rilevanza nazionale.

L’eccezione di convalidazione del marchio

Di fronte alle rivendicazioni dell’attrice, la società convenuta ha sollevato, in via riconvenzionale, l’eccezione di convalidazione del marchio, stabilita dall’art. 28 del Codice della Proprietà Industriale (CPI). Tale norma prevede che, se il titolare di un marchio posteriore è stato tollerato dal titolare del marchio anteriore per almeno cinque anni, lo stesso non possa successivamente opporsi all’uso del segno. In altre parole, quando il titolare di un marchio non agisce contro l’utilizzo potenzialmente illecito di un soggetto terzo e mantiene la sua inerzia per un lungo periodo, egli perde il diritto di far valere la nullità o la decadenza dell’altro marchio.

Da quanto emerso nella controversia:

  • “XXXX Parking” era utilizzato già dal 2006, con registrazione formale nel 2013.
  • La società attrice ha contestato tale uso solo nel 2020, nonostante la presenza ben nota di questa denominazione nei parcheggi aeroportuali.

Questo lasso di tempo ha convinto il Tribunale a ritenere che il titolare del marchio “XXXX” avesse volontariamente o tacitamente accettato l’esistenza di “XXXX Parking” per oltre cinque anni, incorrendo quindi nella situazione oggetto della disposizione di cui all’art. 28 CPI. Il giudice, di conseguenza, ha ritenuto inammissibile la richiesta di nullità del marchio successivo.

La sentenza: i punti chiave

Concorrenza sleale e Convalidazione del marchio – La decadenza dal diritto di opposizione

Il primo passaggio cruciale è proprio l’accoglimento dell’eccezione di convalidazione. Il Tribunale di Roma ha chiarito che la legge intende tutelare l’affidamento che il titolare del marchio successivo sviluppa quando l’utilizzo rimane pacifico e incontrastato per un periodo prolungato. La ratio è evitare che un titolare non diligente, che in un primo momento non si oppone, possa agire dopo anni per ottenere la nullità del marchio successivo, creando così incertezza nel mercato e scoraggiando investimenti legittimi da parte di chi, in buona fede, ha sviluppato e consolidato il proprio segno.

Questa interpretazione tutela sia la certezza delle situazioni giuridiche, sia la concorrenza leale sul mercato. La convalidazione non interviene se il titolare era ignaro dell’uso o se ha agito tempestivamente; in caso contrario, l’inerzia protratta gli preclude l’azione.

Rischio di confusione e Marchio debole – Il termine “XXXX” – Convalidazione del marchio e contraffazione

Il secondo aspetto analizzato dal Tribunale è la valutazione del rischio di confusione tra “XXXX” e “XXXX Parking”. La giurisprudenza italiana ed europea prevede che la confondibilità dei marchi sia valutata in base a:

  • Somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni.
  • Contesto di utilizzo e tipologia di prodotti o servizi cui si riferiscono.
  • Notorietà del marchio anteriore e suo grado di distintività.

Nell’ottica del Tribunale, “XXXX” è un termine inglese di uso quotidiano. Questo incide sulla forza distintiva del marchio: più un termine è comune, più è ritenuto “debole” e meno sarà in grado di godere di una tutela ampia. Inoltre, la specificazione “Parking” e gli elementi grafici adottati dalla società convenuta riducono ulteriormente la probabilità che il pubblico di riferimento ritenga i due marchi collegati o confondibili (sulla tematica della tutela del marchio debole leggi anche QUESTO ARTICOLO)

Il giudice ha pertanto escluso la contraffazione, ritenendo che le differenze nel contesto d’uso, l’aggiunta di un ulteriore vocabolo altamente descrittivo (“Parking”) e la grafica adottata non ingenerino un “rischio di confusione” rilevante.

Valutazione sull’assenza di sviamento di clientela

Un altro nodo era la presunta concorrenza sleale. Secondo la società attrice, “XXXX Parking” avrebbe sfruttato la notorietà dei marchi “XXXX” e avrebbe sviato la clientela, inducendola a ritenere che i servizi di parcheggio offerti fossero collegati o patrocinati dalla società titolare dei marchi “XXXX”. Ai sensi dell’art. 2598 c.c., infatti, agisce slealmente l’imprenditore che crea confusione con i prodotti o l’attività di un concorrente, o che si avvantaggia indebitamente dei relativi pregi.

Tuttavia, il Tribunale ha rilevato che le due società non operano nello stesso settore, quanto meno non in maniera sovrapponibile:

  • La società attrice fornisce servizi di trasporto (tra cui, indicativamente, compagnie aeree o di trasporto passeggeri e merci).
  • La società convenuta si occupa di gestione di parcheggi all’interno dell’aeroporto.

Nonostante alcuni potenziali punti di contatto (entrambi i servizi sono, in un certo senso, riconducibili al mondo dei viaggi), il collegamento non è così diretto da generare un vero sviamento di clientela. Mancavano, inoltre, prove concrete di un indebito vantaggio economico tratto dalla società convenuta sfruttando la fama di “EASY”. Pertanto, anche l’accusa di concorrenza sleale è stata respinta.

Concorrenza sleale e convalidazione del marchio: la tolleranza e le sue conseguenze

Il principio di tolleranza, così come disciplinato dall’art. 28 CPI, emerge in modo evidente come elemento centrale della sentenza. Quando il titolare di un marchio non si oppone per un periodo consistente all’uso di un marchio potenzialmente in conflitto, le conseguenze possono essere molto significative: la convalidazione del marchio successivo impedisce al titolare iniziale di agire per nullità o decadenza, sebbene il suo marchio fosse anteriore.

La ratio della disciplina in materia di convalidazione del marchio e contraffazione

Dal punto di vista sistematico, la convalidazione risponde a un’esigenza di certezza del diritto e di stabilità dei rapporti commerciali:

  • In un mercato aperto, l’assenza di contestazioni per lunghi anni crea un legittimo affidamento nella controparte, che investe sul marchio per promuovere la propria attività.
  • Un intervento tardivo rischierebbe di penalizzare chi ha operato “scopertamente” sul mercato per anni.
  • L’inerzia del titolare del marchio anteriore, se significativa e consapevole, è interpretata come una sorta di assenso tacito all’uso, perché in linea di principio si presuppone che il titolare, se effettivamente leso, avrebbe reagito prontamente.

Come evitare la convalidazione

Le imprese titolari di marchi registrati, pertanto, devono agire con prontezza nel caso in cui notino un utilizzo potenzialmente lesivo o confondibile del proprio marchio. Gli strumenti di tutela prevedono, tra gli altri, la possibilità di inviare diffide, attivare procedure di opposizione alle registrazioni presso le sedi competenti (come l’UIBM in Italia o l’EUIPO a livello europeo) o agire in giudizio. Evitare di intraprendere alcuna azione per un lungo periodo (di norma cinque anni) può avere come effetto l’impossibilità di far valere i propri diritti in un secondo momento.

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I casi di concorrenza sleale trattati

Abbiamo trattato, in particolare, molti casi delle più varie tipologie, tra i quali, fra l’altro:

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