La violazione del marchio non registrato – Tutela del marchio di fatto – Contraffazione del marchio di fatto: come proteggerlo – Trib. Palermo, 12 novembre 2020
di Tommaso Panozzo e Giovanni Adamo
Il Tribunale di Palermo, Sezione V civile, specializzata in materia di impresa, ha analizzato un caso di impiego illecito di una denominazione attribuita ad una manifestazione popolare, e dunque di violazione del marchio non registrato, verificando se, e a quali condizioni, è possibile assicurare la tutela del marchio di fatto. Ha poi censito la possibilità di applicazione della tutela autorale, rilevando che al marchio di fatto non si applica il diritto d’autore.
La vicenda
Fra il 2008 e il 2010, una società aveva organizzato, in collaborazione con il Comune, una manifestazione per la promozione del territorio denominandola “X Fest”. Successivamente, nel 2014, un’altra società e la pro loco del posto avevano dato vita – sempre di concerto con il Comune – ad una manifestazione analoga, utilizzando la stessa denominazione.
Il primo organizzatore, dopo averle diffidate, provvedeva a citare in giudizio la seconda società organizzatrice e la pro loco, lamentando la violazione del marchio non registrato. I convenuti chiedevano il rigetto della domanda, sostenendo che il marchio non era registrato, che non esisteva prova della sua ideazione da parte della società attrice e che, in ogni caso, sussisteva il difetto di legittimazione passiva, avendo, le convenute, mutuato il diritto all’utilizzo della denominazione dal Comune, titolare esclusivo del marchio.
La tutela del marchio di fatto – La violazione del marchio non registrato – Contraffazione del marchio di fatto: come proteggerlo – Le valutazioni del Tribunale di Palermo
Il Tribunale, per prima cosa, ha valutato se fosse possibile accordare alla denominazione “Azzurro Fest” attribuito alla manifestazione la tutela garantita dal diritto d’autore: considerato che l’elenco delle opere tutelabili non è di per sé tassativo, risulta determinante valutare se la denominazione in esame costituisca una nuova opera e possegga il carattere creativo. La creatività è un concetto che “non richiede originalità e novità assoluta, ma “si riferisce alla personale ed individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate in via esemplificativa nell’art. 1 della citata legge” e dunque non può essere escluso soltanto perché l’opera consista in idee e nozioni semplici comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia (cfr. cass. sez. I civ. n. 11953/93)”.
La violazione del marchio non registrato – Conclusioni
Nel caso di specie, la denominazione non presentava i caratteri di creatività e novità necessari per qualificarla come opera dell’ingegno: conseguentemente, al nome di un evento non si applica il diritto d’autore e la tutela garantita dalla relativa disciplina.
Essendo però dotata di capacità distintiva, la denominazione in oggetto assurgeva piuttosto al rango di marchio di fatto, co-utilizzato insieme al Comune. In tali casi, secondo il Tribunale: “Deve ritenersi che entrambe le parti in causa abbiano il diritto di utilizzare il suddetto marchio, nel rispetto dei limiti dettati dall’art. 2598 c.c. (atti di concorrenza sleale)”.
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