MARCHIO REGISTRATO IN MALA FEDE

Marchio registrato in mala fede – Registrare un marchio in malafede: cosa comporta? Cos’è il Preuso del marchio – Novità del marchio – Framing e marchio di fatto – Trib. Firenze, Sez. Imprese, 23 novembre 2022

di Silvia Squilloni – Giovanni Adamo

Quando l’utilizzo e la notorietà del marchio comporta un diritto in capo al preutente a vedersi dichiarata nullità di un marchio registrato posteriormente? Se ne occupa una interessante Sentenza del Tribunale di Firenze del 23 novembre 2022 che analizza il preuso di un marchio di fatto, il rapporto tra c.d. framing e marchio di fatto e la nullità della registrazione posteriore del marchio.

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Marchio registrato in mala fede: il preuso del marchio

Il diritto di preuso del marchio (art. 2571 c.c.) è il diritto del preutente che utilizza un marchio prima che esso sia stato registrato da altri. Pertanto, il preuso di un marchio simile o identico ad un altro registrato posteriormente conferisce al preutente il diritto all’uso esclusivo del segno distintivo in questione.

Non può, invece, ottenere una registrazione del marchio chi abbia fatto domanda in mala fede ai sensi dell’art. 19, comma 2, del Codice di Proprietà Industriale. Secondo la Giurisprudenza di merito la registrazione in mala fede del marchio si ha quando il richiedente è a conoscenza che procedendo alla registrazione del marchio viola il diritto altrui.

Il requisito della novità del marchio

Uno dei requisiti fondamentali ai fini della corretta registrazione del marchio è la novità,  unitamente alla sua capacità distintiva e alla sua liceità.
Ai sensi dell’articolo 12 del Codice di Proprietà Industriale il marchio deve, difatti, essere nuovo e non devono esistere altri marchi identici o simili nella medesima classe di prodotti e/o servizi o marchi identici o simili a marchi conosciuti.

Un marchio di fatto con notorietà nazionale e che viene utilizzato effettivamente comporta che qualsiasi marchio simile o identico registrato posteriormente mancherà del requisito della novità.

La vicenda: framing e marchio di fatto

Nella stagione invernale 2015-2016, in seguito alla stipulazione di un contratto d’opera con la Società Y,  la Ditta Individuale X organizzava eventi pubblicizzandoli con i marchi “M*** **** ** ***** *9” e “M**** *********** ****d”. Tali eventi si svolgevano principalmente presso la sede della Società Y.

La collaborazione terminava nel mese di agosto 2016 ma nonostante ciò la Società Y continuava nel mese successivo a sponsorizzare serate chiamate “M**** – *********** ****d” .

La Ditta Individuale veniva poi a conoscenza della registrazione dei marchi “M*** **** ** ***** *9” e “M**** *********** ****d” da parte della Società Y nel mese di febbraio 2016.

Per tali ragioni, chiedeva ed otteneva un provvedimento inibitorio nei confronti della Discoteca per aver utilizzato i marchi oggetto di diritto di preuso della stessa ed a causa della persistenza della condotta lesiva da parte della Discoteca, la citava in giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nonchè per l’accertamento della registrazione in mala fede dei marchi ex art. 19, comma 2, C.P.I..

La Società Y contestava di aver registrato il marchio in buona fede in quanto i segni distintivi e i grafici del logo erano stati forniti dalla Società stessa.

Marchio e mala fede: le valutazioni del tribunale

Il Tribunale sosteneva che “la tutela del marchio non registrato trova fondamento nella funzione distintiva che esso assolve in concreto, per effetto della notorietà presso il pubblico e, pertanto, presuppone la sua utilizzazione effettiva”.

Framing e marchio di fatto: come valutare il framing

In seguito all’audizione di vari testimoni il Tribunale accertava la titolarità del marchio di fatto in capo alla Ditta Individuale X, confermando il provvedimento cautelare, e constatava che i segni distintivi ed il logo venivano utilizzati solamente per contraddistinguere le serate organizzate dalla Ditta Individuale e per altro svolte anche presso altre strutture.

Il Tribunale, pertanto, constatava che “nel caso di specie si configurano tutti i requisiti ex lege richiesti dagli artt. 28 c.p.i. e 2571 c.c..  Data la novità e la capacità distintiva rispetto al servizio offerto con i citati segni distintivi, per come già descritta, il loro utilizzo continuativo ed effettivo dal 2010 è stato dimostrato non solo con le allegazioni documentali, tra cui gli screenshot delle pagine social di Ditta individuale X in cui questa li utilizzava per pubblicizzare i relativi eventi (doc. 4 bis fasc. attore), ma anche dalle citate prove testimoniali.”

Non si può registrare un marchio in mala fede

Pertanto, l’Ill.mo Tribunale adito valutava la domanda di nullità dei marchi registrati medio tempore dalla Società convenuta, affermando “Appare evidente però la malafede con cui la società convenuta abbia agito, ben essendo a conoscenza del fatto che i suddetti segni distintivi erano stati usati sin dal 2010 per identificare una certa tipologia di serata organizzata dalla Ditta Individuale X.”

Registrare un marchio in mala fede – cosa comporta – Conclusioni

L’Ill.mo Tribunale adito concludeva “alla società convenuta non può essere riconosciuto il diritto alla registrazione dei suddetti segni distintivi avendo agito con mala fede ex art. 19, comma 2, c.p.i., ma tali marchi sono anche nulli difettando del requisito della novità ai sensi del successivo art. 25, comma 1, lett. a).

Essendo pacifico infatti che i due marchi registrati coincidono con quelli già utilizzati dalla Ditta Individuale X, non essendovi alcuna contestazione sul punto, la registrazione ottenuta dalla Società Y non può trovare tutela.”

In conclusione, L’Ill.mo Tribunale di Firenze accertava la proprietà dei marchi “M*** **** ** ***** *9” e “M**** *********** ****d” in capo alla Ditta Individuale X e dichiarava la nullità della registrazione dei marchi da parte della Società Y.

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