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Nella prassi commerciale non tutti i marchi sono registrati. Molte imprese utilizzano infatti una pluralità di segni, simboli, loghi, etc., senza necessariamente avere provveduto in precedenza alla loro registrazione come marchi.
Anche il marchio non registrato gode di tutela, anche se minore e meno estesa
Sebbene il marchio registrato sia senz’altro quello che gode di maggiore e più profonda tutela legale, è importante comprendere che anche i marchi non registrati godono di specifiche forme di tutela, sebbene più limitate e complesse da far valere. In questo articolo esploreremo come si differenziano i marchi registrati da quelli non registrati, come si può tutelare un segno non registrato, e quali sono le conseguenze dell’utilizzo di un marchio non registrato altrui.
Qual è la differenza tra segno distintivo registrato e segno distintivo non registrato?
La principale differenza tra un marchio registrato e uno non registrato riguarda la modalità di acquisizione del diritto e il livello di protezione legale (cfr. sul punto anche questo articolo: si può copiare un marchio registrato?). Un marchio registrato è un segno distintivo per il quale il titolare ha avviato e concluso con successo la procedura di registrazione, e quindi ha ottenuto un riconoscimento ufficiale da parte degli uffici competenti, nazionali (UIBM) o internazionali (ad. es. EUIPO).
Il segno registrato
La registrazione conferisce al titolare un diritto esclusivo all’uso del marchio per determinati prodotti o servizi, insieme alla possibilità di agire legalmente e con notevole efficacia contro eventuali violazioni.
Il segno non registrato
Al contrario, un segno distintivo non registrato è un segno utilizzato da un imprenditore nell’ambito della propria attività commerciale o industriale, ma senza avere richiesto e/o ottenuto una registrazione formale. Questo tipo di marchio può comunque acquisire una certa tutela attraverso l’uso effettivo e costante nel tempo, purché sia dimostrabile che il segno abbia acquisito notorietà presso il pubblico di riferimento. Tuttavia, la protezione legale è più complessa da ottenere e, in genere, più limitata.
Ed infatti, mentre il segno distintivo registrato ha una tutela chiara e definita, il segno distintivo non registrato si basa sulla cosiddetta tutela di fatto, che può essere difficile da dimostrare in caso di controversie legali.
Marchio non registrato: tutela prevista dal CPI e dall’art. 2571 c.c.
In Italia, la tutela del segno non registrato è prevista dal Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30). In particolare, l’art. 12 del Codice stabilisce che “il terzo preutente ha diritto di continuare nell’uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso“, il che vuol dire riconoscere una protezione limitata ai segni non registrati anche nei confronti di analogo segno registrato, permettendone quindi la coesistenza, alle condizioni ora menzionate.
L’art. 2571 c.c., poi, prevede che “Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facolta’ di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne e’ valso“
Come si tutela un marchio non registrato
La tutela del segno distintivo non registrato, si basa prevalentemente sul principio di priorità dell’uso e sulla notorietà acquisita.
Segni non registrati: tutelabili solo se vi è priorità nell’uso e distintività effettiva del segno
Questo significa che il titolare di un segno distintivo non registrato può rivendicare dei diritti sul marchio solo se riesce a dimostrare che è stato il primo ad utilizzarlo in commercio e che il marchio ha acquisito una sufficiente distintività nel mercato.
Tutela limitata all’ambito locale nel quale si è impiegato il segno non registrato
È importante considerare che la tutela del marchio non registrato è sempre locale, vale a dire limitata all’area geografica in cui il marchio ha acquisito notorietà. Questo aspetto differisce dalla tutela del marchio registrato, che può avere portata nazionale o internazionale a seconda del tipo di registrazione ottenuta.
Fondamentale raccogliere le prove dell’uso costante e continuo del segno
Per far valere i diritti su un marchio non registrato, è essenziale raccogliere prove dell’uso costante e continuo del segno, come documenti commerciali, materiale pubblicitario, scontrini, contratti e qualsiasi altro documento che possa dimostrare l’impiego del marchio per contraddistinguere determinati prodotti o servizi. La prova della notorietà è fondamentale, in quanto è necessario dimostrare che i consumatori associano il marchio non registrato ai prodotti o servizi del titolare.
In caso di uso illegittimo da parte di terzi del segno non registrato, il titolare ha come strumento di tutela l’azione per concorrenza sleale. In molti casi, infatti, l’uso non autorizzato di un segno distintivo non registrato da parte di terzi può configurare un atto di concorrenza sleale, soprattutto se tale utilizzo mira a sfruttare la reputazione o a creare confusione nel mercato.
In questi casi, è possibile rivolgersi a un giudice per richiedere l’inibitoria urgente all’utilizzo del marchio e, nel successivo giudizio di merito, il risarcimento del danno.
Cosa comporta l’utilizzo di un marchio non registrato altrui?
L’utilizzo di un segno distintivo non registrato altrui può comportare diverse conseguenze legali (leggi anche questo articolo sull’utilizzo del marchio registrato altrui), soprattutto se il titolare del segno è in grado di dimostrare che il segno ha acquisito notorietà e che il suo utilizzo da parte di terzi genera confusione tra i consumatori.
In questi casi, il titolare del segno può agire in giudizio esattamente allo stesso modo del titolare di un marchio per il quale sia stato completato il processo di registrazione: potrà invocare la disciplina in materia di concorrenza sleale, e quindi domandare un’inibitoria, e potrà richiedere il risarcimento dei danni.
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