Marchio di fatto – Marchio di fatto e marchio registrato – Marchio non registrato – Tutela del marchio di fatto

Nel mondo dell’impresa, distinguersi è fondamentale. Un elemento chiave per ottenere questa distinzione è il marchio, che identifica e differenzia i prodotti o servizi di un’azienda da quelli dei concorrenti. Ma cosa succede quando un marchio, seppure regolarmente utilizzato dall’impresa, non è registrato? In questa ipotesi è applicabile la disciplina relativa al marchio di fatto. In questo articolo, esploreremo cosa si intende per marchio di fatto, quali sono le conseguenze della mancata registrazione, e come è possibile tutelarlo legalmente.

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Definizione di marchio di fatto

Il marchio di fatto è un segno distintivo che, pur non essendo stato formalmente registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), viene utilizzato in modo continuativo e pubblico da un’impresa per identificare i propri prodotti o servizi.

L’utilizzatore del marchio di fatto è tutelato nei limiti del c.d. PREUSO

Questo utilizzo costante conferisce al marchio una certa tutela giuridica, basata sul principio del “preuso” o “uso precedente”.

La legge italiana riconosce al marchio di fatto una protezione limitata. Secondo l’articolo 2571 del Codice Civile, chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha il diritto di continuare ad usarlo nei limiti dell’uso precedente, anche se un terzo registra successivamente un marchio identico o simile (consulta anche QUESTO ARTICOLO)

Quali sono i tipi di marchio?

I marchi possono essere classificati in diverse categorie, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni:

  1. Denominativo: composto esclusivamente da parole, lettere o numeri. Ad esempio, il nome di un’azienda o di un prodotto scritto in caratteri standard.
  2. Figurativo: costituito da elementi grafici o disegni. Include loghi, immagini o simboli che identificano un’azienda.
  3. Misto: combina elementi verbali e figurativi. Ad esempio, un logo che include sia un’immagine che il nome dell’azienda.
  4. Tridimensionale o di forma: protegge la forma tridimensionale di un prodotto o del suo imballaggio, come la bottiglia di una bevanda.
  5. di Colore: riguarda la protezione di uno o più colori specifici associati a un’azienda o prodotto.
  6. Sonoro: costituito da suoni o melodie distintive, come i jingle pubblicitari.

Ogni tipo di segno ha peculiarità specifiche e può offrire diversi livelli di protezione, specialmente quando si considera la registrazione formale.

Differenze tra marchio di fatto e marchio registrato

La distinzione tra marchio di fatto e marchio registrato è cruciale per comprendere i diritti e le tutele disponibili. Di seguito uno schema sintetico.

Segno distintivo di fatto

  • Acquisizione dei diritti: i diritti nascono dall’uso effettivo e continuativo del segno nel commercio.
  • Estensione territoriale: la tutela è limitata all’area geografica in cui il segno è noto e utilizzato, ed in generale all’utilizzo che il “preutente” ne ha già fatto.
  • Onere della prova: il titolare deve dimostrare l’uso precedente e la notorietà del segno in caso di controversie.
  • Rischi: maggiore vulnerabilità a contestazioni da parte di terzi che potrebbero registrare il segno.

Segno distintivo registrato

  • Acquisizione dei diritti: i diritti si acquisiscono tramite la registrazione presso l’UIBM o altri enti competenti (come l’EUIPO per i segni distintivi dell’Unione Europea).
  • Estensione territoriale: la tutela copre l’intero territorio per il quale il segno è registrato (nazionale, comunitario o internazionale).
  • Onere della prova: la registrazione costituisce prova legale della titolarità del segno.
  • Vantaggi: diritto esclusivo all’uso del marchio, possibilità di agire legalmente contro usi non autorizzati e maggiore deterrenza verso potenziali violatori.

La registrazione offre quindi una protezione più ampia e sicura rispetto al marchio di fatto, riducendo i rischi di contenzioso e facilitando l’enforcement dei propri diritti.

Cosa si intende per preuso?

Il preuso è un concetto fondamentale nella tutela dei marchi di fatto. Si riferisce all’utilizzo di un marchio da parte di un’azienda prima che un altro soggetto lo registri formalmente.

Principio del preuso: chi ha usato un marchio prima della sua registrazione da parte di un terzo può continuare ad usarlo nei limiti dell’uso precedente

In base al principio del preuso, il titolare di un segno distintivo di fatto ha il diritto di continuare ad utilizzare il marchio nei limiti dell’uso precedente, anche se un terzo ha registrato successivamente un marchio identico o simile.

Questo diritto è sancito dall’articolo 12, comma 1, lettera a) del Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), che prevede un impedimento alla registrazione per i segni già notoriamente utilizzati da altri in modo stabile e continuativo.

Esempio pratico:

Se l’azienda A utilizza il segno “XY” in una determinata regione dal 2010 senza registrarlo e l’azienda B registra lo stesso segno a livello nazionale nel 2015, l’azienda A può continuare ad utilizzare il segno “XY” nei limiti dell’uso precedente (ossia nella regione in cui operava). Tuttavia, non potrà espandersi in nuove aree senza rischiare violazioni dei diritti dell’azienda B.

Come si tutela il marchio non registrato?

La tutela di un segno distintivo di fatto richiede attenzione e strategie specifiche, poiché la protezione legale è meno immediata rispetto a quella offerta dalla registrazione. Di seguito alcuni accorgimenti utili per tutelare un segno distintivo non registrato:

1. Documentazione dell’uso:

  • Conservare prove dell’utilizzo: fatture, contratti, materiale pubblicitario, siti web e qualsiasi altra documentazione che dimostri l’uso continuativo del segno.
  • Data certa: assicurarsi che i documenti abbiano una data certa per dimostrare l’anteriorità dell’uso.

2. Monitoraggio del mercato:

  • Sorvegliare nuove registrazioni: controllare periodicamente i bollettini della proprietà industriale per individuare eventuali tentativi di registrazione da parte di terzi.
  • Opposizioni: se un terzo tenta di registrare un segno identico o simile, è possibile presentare un’opposizione entro i termini previsti dalla legge.

3. Azione civile di concorrenza sleale:

  • Articolo 2598 del Codice Civile: prevede sanzioni per atti di concorrenza sleale, inclusa l’imitazione servile dei segni distintivi altrui.
  • Ricorso all’autorità giudiziaria: in caso di violazione, è possibile agire in giudizio per ottenere l’inibitoria dell’uso illecito e il risarcimento dei danni.

4. Accordi contrattuali:

  • Licenze d’uso: stipulare contratti che regolamentino l’uso del segno da parte di terzi.
  • Clausole di non concorrenza: prevedere restrizioni contrattuali per evitare l’uso del segno da parte di ex dipendenti o collaboratori.

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I casi di concorrenza sleale trattati

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