La tutela del marchio si effettua tramite la registrazione/deposizione e serve a proteggere un determinato segno che diventa di proprietà del titolare che può vietarne l’utilizzo ad altri. Il compito di protezione del marchio ricade sul titolare che ha il compito di scoprirne la violazione e decidere le misure da adottare per far rispettare i propri diritti.

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Che differenza c’è tra logo e marchio

Nel linguaggio comune, il logo e il marchio sono spesso identificati come la stessa cosa. In realtà, il logo è semplicemente la forma del marchio, noto come “marchio di forma”. Il marchio in sé può avere connotati più vari, perfino la suoneria di un telefonino può essere un marchio.

Se un marchio assume un’efficacia distintiva e caratterizzante del prodotto, si pone il problema della tutela del marchio.

Come si tutela un marchio?

Il primo passo per tutelare efficacemente il marchio è la registrazione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. L’ufficio effettua un controllo formale e, una volta completato, il richiedente riceve il titolo di registrazione.

Se viene registrato un marchio che assomiglia ad uno esistente, si può agire in diverse sedi. Si può opporre la registrazione del marchio presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi o agire in via giudiziale.

In via giudiziale, esistono due modalità di azione: la prima per ottenere la cessazione della violazione del marchio attraverso un ricorso d’urgenza al Tribunale delle Imprese. In questo caso, il giudice effettua un accertamento sommario della violazione e inibisce la violazione con un ordine che deve essere rispettato.

Cosa fare in caso di violazione del marchio

Una volta ottenuta la tutela urgente, si pone il problema del risarcimento del danno causato dalla violazione del marchio. La violazione del marchio normalmente si accompagna anche ad altre attività lesive, come la concorrenza sleale e lo sviamento di clientela, che causano ulteriore danno al titolare del diritto.

Il danno può essere richiesto al giudice civile nell’ambito di una causa di merito, che ha la sua durata e i suoi costi. Il giudice potrà emettere una sentenza che potrà stabilire la quantità di danni che devono essere risarciti al titolare del marchio. Inoltre, nel caso in cui la violazione del marchio sia stata commessa in modo continuativo e intenzionale, il giudice potrà anche ordinare la cessazione dell’utilizzo del marchio non autorizzato e la pubblicazione della sentenza a spese del responsabile.

In definitiva, la tutela del marchio e del logo è una questione importante che riguarda la protezione della identità aziendale e della sua immagine. Per questo, è consigliabile registrare il proprio marchio presso l’ufficio italiano brevetti e marchi e attuare tutte le misure necessarie per proteggere il proprio marchio, sia attraverso azioni amministrative che giudiziali.

La distinzione tra marchio “forte” e “debole”

Poiché l’intensità della tutela assicurata dalla Legge al marchio varia anche in funzione della sua capacità distintiva, occorre distinguere tra marchio “debole” e marchio “forte”.

• E’ marchio “debole” il marchio che è espressivo o descrittivo del prodotto o servizio contraddistinto, o delle sue qualità e funzioni;
• E’ marchio “forte” quello privo di qualsiasi nesso significativo con i prodotti o servizi contraddistinti: esso ha acquistato la sua forza distintiva mediante l’uso prolungato e continuato, l’ampia diffusione tra il pubblico e l’intensa pubblicizzazione.

Secondo il Tribunale di Roma

“Il marchio forte è tutelato nel suo nucleo ideologico, e, pertanto, sono illegittime tutte quelle variazioni, anche rilevanti ed originali, che lascino comunque sussistere l’identità sostanziale del segno. Conseguentemente, in tal caso, per evitare la confondibilità tra i segni non è sufficiente una minima modifica della parte denominativa o figurativa“

Tanto premesso, tuttavia, il Tribunale ha ritenuto, nel caso di specie di dovere operare un bilanciamento tra il diritto alla protezione del marchio forte, da un lato, ed il diritto a rivendicare il proprio passato artistico, dall’altro.

“Occorre verificare la confondibilità”

Nel compiere tale bilanciamento, il Tribunale ha effettuato un giudizio sulla confondibilità, ritenendo che sussista “in capo agli ex componenti di un gruppo musicale un vero e proprio diritto di evocare le radici della propria attività artistica attuale“, ed escludendo “che le formule ‘ex’ o ‘già’ siano idonee a generare confusione… Il riferimento alla trascorsa esperienza appare come un richiamo ad una ‘qualità’ personale del X, ad una circostanza oggettiva relativa alla sua carriera professionale, piuttosto che un escamotage idoneo ad ingenerare nel pubblico l’erroneo convincimento che la prestazione artistica pubblicizzata sarebbe stata eseguita dal gruppo musicale Y“.

Tutela del marchio rinomato e registrato

Il Tribunale di Torino si è pronunciato in relazione ad una interessante fattispecie di concorrenza sleale e violazione del marchio registrato, avente ad oggetto un conflitto tra marchi (il noto marchio “Eataly”, che contraddistingue prodotti e servizi in campo alimentare, ed il marchio “Meataly”, apposto essenzialmente su carni).

Il Tribunale richiama, in primo luogo, l’orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale “vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante”, mentre “per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte“.

Cosa succede in caso di violazione di un marchio non registrato?

Il Tribunale di Palermo, Sezione V civile, specializzata in materia di impresa, ha analizzato un caso di impiego illecito di  una denominazione attribuita ad una manifestazione popolare, e dunque di violazione del marchio non registrato, verificando se, e a quali condizioni, è possibile assicurare la tutela del marchio di fatto. Ha poi censito la possibilità di applicazione della tutela autorale, rilevando che al marchio di fatto non si applica il diritto d’autore.

La vicenda

Fra il 2008 e il 2010, una società aveva organizzato, in collaborazione con il Comune, una manifestazione per la promozione del territorio denominandola “X Fest”. Successivamente, nel 2014, un’altra società e la pro loco del posto avevano dato vita – sempre di concerto con il Comune – ad una manifestazione analoga, utilizzando la stessa denominazione.

Il primo organizzatore, dopo averle diffidate, provvedeva a citare in giudizio la seconda società organizzatrice e la pro loco, lamentando la violazione del marchio non registrato. I convenuti chiedevano il rigetto della domanda, sostenendo che il marchio non era registrato, che non esisteva prova della sua ideazione da parte della società attrice e che, in ogni caso, sussisteva il difetto di legittimazione passiva, avendo, le convenute, mutuato il diritto all’utilizzo della denominazione dal Comune, titolare esclusivo del marchio.

Il Tribunale, per prima cosa, ha valutato se fosse possibile accordare alla denominazione “Azzurro Fest” attribuito alla manifestazione la tutela garantita dal diritto d’autore: considerato che l’elenco delle opere tutelabili non è di per sé tassativo, risulta determinante valutare se la denominazione in esame costituisca una nuova opera e possegga il carattere creativo. La creatività è un concetto che “non richiede originalità e novità assoluta, ma “si riferisce alla personale ed individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate in via esemplificativa nell’art. 1 della citata legge” e dunque non può essere escluso soltanto perché l’opera consista in idee e nozioni semplici comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia (cfr. cass. sez. I civ. n. 11953/93)”.

Nel caso di specie, la denominazione non presentava i caratteri di creatività e novità necessari per qualificarla come opera dell’ingegno: conseguentemente, al nome di un evento non si applica il diritto d’autore e la tutela garantita dalla relativa disciplina.

Essendo però dotata di capacità distintiva, la denominazione in oggetto assurgeva piuttosto al rango di marchio di fatto, co-utilizzato insieme al Comune. In tali casi, secondo il Tribunale: “Deve ritenersi che entrambe le parti in causa abbiano il diritto di utilizzare il suddetto marchio, nel rispetto dei limiti dettati dall’art. 2598 c.c. (atti di concorrenza sleale)”.

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