Il marchio tridimensionale e la sua tutela: l’Ordinanza del Tribunale di Torino, Sezione Impresa, dell’11 novembre 2022 si occupa di indicare le caratteristiche individualizzanti di un prodotto.

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Cos’è il marchio tridimensionale? Come tutelare il marchio di forma?

Cos’è il marchio di forma?

Il marchio tridimensionale, o marchio di forma, può essere registrato quando è costituito da una forma tridimensionale (per esempio contenitori, imballaggi..) non consueta, arbitraria o di fantasia.

La forma, però, non deve possedere caratteristiche funzionali innovative, in tal caso la tutela verrà ottenuta solitamente attraverso brevetti.

La tutela del marchio tridimensionale: come tutelare il marchio di forma

Al fine di ottenere la tutela del marchio tridimensionale, in linea con la normativa dell’Unione Europea, occorre che la forma del prodotto per cui si richiede la registrazione sia riconosciuta dal consumatore per la sua intrinseca forza attrattiva, ossia come collegata al prodotto che contraddistingue.

Anche l’orientamento giurisprudenziale nazionale prevalente è conforme. Difatti, viene indicato come requisito essenziale per riconoscere la tutela al marchio tridimensionale il carattere di distintività.

Pertanto, il marchio tridimensionale deve essere connotato da una forma arbitraria, che deve essere rilevabile ictu oculi da consentire la sua individuazione agli occhi del pubblico di riferimento.

Il marchio deve essere inteso come caratteristica indipendente distinguibile dal prodotto stesso o di una sua parte e non come mero elemento ornamentale-decorativo del prodotto.

Concorrenza sleale e marchio tridimensionale: la vicenda

La Società Y acquistava da un’impresa cinese dei prodotti erano stati sottoposti a sequestro presso l’Agenzia delle Dogane di Livorno e poi a sequestro preventivo nell’ambito del procedimento penale, dopo che la Società X ne aveva contestato il carattere contraffattivo rispetto al suo marchio tridimensionale “CCCCC”.

Pertanto, con ricorso cautelare la Società Y eccepiva la nullità del marchio UE e del marchio italiano “XXXXXXX” e comunque l’insussistenza della contraffazione. Veniva disposta dal Giudice una CTU relativamente alla valutazione della sussistenza della contraffazione o meno del marchio italiano “XXXXXXX”.

Il Giudice cautelare con Ordinanza accoglieva il ricorso per accertamento negativo per insussistenza della violazione del marchio di forma “CCCCC”, contrariamente da quanto rilevato dal CTU.

Con reclamo avverso l’Ordinanza del giudice cautelare avanti il Tribunale di Torino, la Società X sosteneva la correttezza della CTU che accertava la riproduzione delle caratteristiche distintive del suo prodotto X e la sussistenza anche della violazione del diritto d’autore e della commissione di concorrenza sleale da parte della Società Y.

Si costituiva, quindi, la Società Y che contestava il reclamo e sollevava nuovamente l’eccezione di nullità dei marchi e la valutazione di insussistenza della contraffazione contestata.

Concorrenza sleale e Marchio tridimensionale: le valutazioni del Tribunale

Il Tribunale richiamava la sentenza del Tribunale di Torino, in un procedimento in cui la Società X era parte,  il quale indentificava quattro caratteristiche che delineano in modo individualizzante la complessiva forma di “CCCCC”, quale marchio conosciuto a livello nazionale anche per la forma del suo prodotto, diventata addirittura:  “un’icona simbolo del costume e del disegn artistico italiano.”

L’Ill.mo Tribunale adito procedeva, poi, al “confronto tra il marchio di forma CCCCC e la forma dello scooter” della Società Y “(al fine di valutare la sussistenza o meno della contraffazione), si esegue in primo luogo una comparazione analitica, dalla quale appare emergere, conformemente a quanto rilevato dal giudice del cautelare, l’assenza, nello scooter” della Società Y “della compresenza delle quattro caratteristiche individualizzanti.”

In relazione alla valutazione della possibile riconoscibilità del marchio tridimensionale “CCCCC”, il Tribunale constatava che il “consumatore medio è una persona che effettua l ’acquisto del prodotto scooter basandosi non solo sul suo aspetto, ma anche su altre considerazioni tecniche, quali ad esempio prestazioni, consumi, costi ed altro. Si tratta quindi di un consumatore piuttosto attento e che ha approfondito almeno in parte anche le condizioni tecniche e di uso di uno scooter prima di perfezionare l ’acquisto, considerato che il suo uso è destinato a protrarsi nel tempo.”

Conclusioni

Il Tribunale concludeva che “la mancata compresenza di tutte le caratteristiche individualizzanti del marchio di XXXXXX e dunque del suo intero nucleo distintivo, la struttura più massiccia dello scooter della Società Y, che non riproduce la conformazione […] e inoltre altre rilevanti differenze, siano tali da impedire al consumatore attento di confondersi circa l’origine del prodotto e da permettergli di percepire una diversa impressione di insieme relativamente alle due forme in esame, anche se non visualizzate contemporaneamente.”

Riteneva insussistente anche la violazione del diritto d’autore, nonché la concorrenza sleale in quanto mancava l’imitazione servile della forma di CCCCC.

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